Votre marque est désormais déposée et vous commencez son exploitation. Quelle n’est pas votre surprise lorsque vous vous apercevez qu’un nouveau concurrent vient de déposer une demande d’enregistrement de marque qui ressemble à la vôtre ?

Ce tiers est peut être simplement négligeant, ou, malheureusement, mal intentionné. Dans tous les cas, il est nécessaire d’agir afin d’éviter que votre marque perde sa valeur et qu’il vous soit reproché d’avoir été trop passif dans sa défense.

Il existe de nombreux moyens de réagir à cette découverte : des outils, précontentieux comme contentieux, peuvent vous aider à faire respecter les droits acquis en enregistrant votre marque.

Mettre en place une surveillance régulière des bases de données de INPI et de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle est une stratégie utile mais qui peut être insuffisante. En effet, cette surveillance est par nature limitée aux termes identiques ou très similaires (par exemple des changements d’accord ou la modification d’une seule syllabe). Les variations phonétiques ou orthographiques les plus audacieuses peuvent être aisément manquées.

Il est également possible de surveiller chaque semaine les publications des demandes d’enregistrement de marques au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle afin d’être informé de tous les nouveaux dépôts qui pourraient vous impacter.

D’une manière générale, il est utile de surveiller les dépôts de marque effectués par vos concurrents, ainsi que les enregistrements de noms de domaines sur les bases whois, qui peuvent laisser présager d’un dépôt de marque ultérieur.

Il est dans tous les cas conseillé de mettre en place une telle surveillance de manière régulière, afin de pouvoir réagir dans les plus brefs délais si cela s’avère utile.

Lorsque vous repérez un dépôt de marque pouvant porter atteinte à vos droits, la première étape est toujours la même : il convient de prendre contact avec le déposant.

Il peut s’agir d’un premier contact informel, par téléphone ou courriel, notamment si ce tiers vous semble être de bonne foi, mais il est préférable d’envoyer une mise en demeure, pour constituer une preuve de vos démarches.

Celle-ci aura vocation de présenter vos droits antérieurs au déposant, qui pourrait avoir simplement été négligeant dans son analyse des marques disponibles sur votre marché commun, puis de demander le retrait de la demande de dépôt de marque, ou le cas échéant, la modification du terme utilisé ou des produits et services visés.

Cette phase de mise en demeure est utile dès lors qu’elle vous permettra rapidement de jauger la probabilité de réussir à trouver une solution amiable ou, à l’inverse, de préparer une potentielle suite contentieuse.

Il est intéressant d’envoyer la mise en demeure rapidement à la suite de la publication, afin de pouvoir ensuite envisager une opposition si ce premier courrier n’est pas suffisant pour mettre fin au trouble.

La procédure française sera envisagée ici, pour l’exemple. En effet, la procédure communautaire, bien que similaire en son principe, est plus complexe.

La publication de la demande d’enregistrement de marque ouvre un délai de deux mois au cours duquel il est possible, pour le propriétaire d’une marque déposée ou enregistrée antérieurement, ou encore pour le propriétaire d’une marque notoire, de faire opposition à l’enregistrement de la marque auprès de l’INPI.

L’opposition est une procédure simple qui se déroule en deux voire trois temps (voir notre guide) :

• Dans un premier temps, le titulaire de la marque démontre, par un mémoire d’opposition, que la demande d’enregistrement de marque est identique à la sienne ou qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques ;
• Dans un second temps, le tiers déposant peut démontrer que les marques sont différentes, ou, en cas de similitudes, qu’il n’y a pas de risque de confusion entre celles-ci ;
• L’INPI transmet un projet de décision aux parties, qui peuvent y répondre avec leurs observations voire même demander une audience dans le cas de l’INPI (elle reste toutefois particulièrement rare en pratique).

Il est bien entendu possible pour les parties de trouver un accord amiable au cours de cette période d’opposition. Dans ce cas, l’INPI peut se dessaisir de l’opposition à la demande des parties.

L’INPI dispose d’un délai de six mois pour transmettre une décision finale aux parties. En l’absence de réponse, celle-ci est rejetée.

Si l’opposition est considérée comme fondée, il est automatiquement mis fin à la demande d’enregistrement de marque.

Il sera toutefois possible d’interjeter appel auprès de la Cour d’Appel géographiquement compétente.

Par malchance, vous ne vous apercevez de l’existence de la marque que trop tard. Elle est déjà enregistrée et vous n’avez plus la possibilité de faire opposition.

Il reste bien entendu la possibilité de trouver une solution amiable, mais le tiers exploite vraisemblablement d’ores et déjà sa marque et sera souvent moins ouvert à une telle issue.

Une dernière voie reste ouverte : la nullité. Elle sera toutefois plus longue, plus coûteuse et est accompagnée de l’aléa des procédures judiciaires.

Il convient cependant de noter que si la marque du tiers existe depuis plus de cinq ans, et qu’elle avait été déposée de bonne foi, la nullité ne pourra pas être retenue par les juges.

Les critères de nullité de la marque sont, en toute logique, l’inverse des critères de validité :

• Une marque antérieure existe ;
• Elle ne doit pas être distinctive ;
• Elle est trompeuse ;
• Elle est illicite ;
• Elle n’est pas conforme aux bonnes mœurs.

Si la nullité est retenue, l’enregistrement de marque sera annulé de manière rétroactive, et donc réputé ne jamais avoir existé.

Le dépôt puis le développement d’une marque est un véritable investissement qu’il est naturel de souhaiter protéger et voir fructifier.

La surveillance des dépôts de marque vous permettra d’exploiter la vôtre d’une manière sereine, et de limiter l’impact de concurrents indélicats.

Le dépôt de la marque est un acte à la fois symbolique et fondationnel dans la vie de votre projet. C’est par ce dépôt que vous allez annoncer à vos concurrents mais également à vos clients, qu’un produit ou un service est en cours de développement par votre entreprise. Il doit être fait sans erreur.

Avant toute réflexion sur la forme du dépôt, il conviendra d’arrêter son choix sur un type de marque spécifique.

Ce dépôt de marque aura vocation à vous permettre de débuter la mise en œuvre de votre stratégie marketing et de commercialisation. Il est donc particulièrement important de vérifier la disponibilité d’une marque en amont afin de vous assurer que celle-ci répond aux critères d’examen du dépôt de marque, mais également qu’elle, ou une marque similaire, n’est pas déjà déposée par une tierce partie pour des produits ou services identiques ou similaires.

Avant toute chose, il convient de déterminer les classes dans lesquelles vous souhaitez déposer votre marque. Chaque classe représente des produits ou services différents. La liste des classes peut être trouvée sur le site de l’INPI ou sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Le dépôt ne doit pas se limiter au choix de la classe, mais aux produits ou services qui la composent. A titre d’exemple, la classe 28 « jeux ; jouet » pourra inclure les jeux de société, les peluches, voire même plus précisément les peluches en forme d’animaux.

Le dépôt du titre de la classe ne permet pas de protéger la marque pour l’intégralité de la classe (décision IP Translator et Paquet Marque). Dans le cas inverse, il serait trop aisé d’obtenir une protection étendue et de verrouiller le marché.

En outre, il est préférable de déposer la marque pour des produits et services qui vont réellement être exploités. En effet, cinq ans après la date de dépôt de la marque, un tiers pourra faire annuler partiellement la marque pour les produits et services qui ne sont pas exploités par le déposant, en application de l’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. On parle de déchéance pour défaut d’exploitation. Un ciblage dès le dépôt sur le cœur d’exploitation de la marque limite ce risque et les frais inutiles.

Il convient également de déterminer si vous souhaitez disposer d’une marque uniquement nationale ou de l’Union Européenne. En effet, dans le cas d’une marque de l’Union Européenne, il conviendra d’effectuer une recherche d’antériorités comprenant l’intégralité du territoire communautaire.

Ce choix dépend de votre stratégie commerciale. Si vous souhaitez commercialiser votre produit ou service hors de France, il pourra être plus intéressant de vous diriger immédiatement vers une marque de l’Union Européenne, pour limiter les frais et le temps d’examen.

En cas de choix limité à une marque française, il sera toujours envisageable, selon le temps passé depuis le dépôt, d’étendre simplement la marque au territoire communautaire ou de déposer, cette fois, une marque de l’Union Européenne.

Les critères de dépôt de marque sont les suivants, en application des articles L711-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle :

• Elle doit être distinctive ;
• Elle ne doit pas avoir de caractère trompeur ;
• Elle doit être licite ;
• Elle doit être conforme aux bonnes mœurs.

Lors de dépôt, l’examinateur de l’INPI ou de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (ex OHMI) se fonde sur ces critères pour accepter ou non le dépôt de la marque.

La marque doit être distinctive, ce qui signifie qu’elle doit être suffisamment éloignée des produits ou services qu’elle désigne. L’examinateur du dépôt va s’assurer qu’elle est arbitraire et qu’elle n’évoque pas ce qu’elle désigne.

En outre, une marque n’est pas distinctive si elle décrit le produit ou le service, s’il s’agit de leur nom usuel, ou si elle désigne la forme du produit (pour les marques figuratives notamment).

Quant au caractère trompeur, la marque ne doit également pas donner l’impression au client que le produit dispose de caractéristiques ou de qualités particulières si celui-ci en est dépourvu (il peut s’agir par exemple de l’origine, d’un élément du produit ou service…).

La marque doit également être licite et conforme aux bonnes mœurs. Ce critère pose moins de difficultés et fait appel au bon sens.

Lorsque vous vous êtes assurés que le terme de votre choix respecte les conditions de dépôt de la marque, reste à envisager le critère de la disponibilité de la marque.

Il convient donc de vérifier le point suivant : une marque identique ou similaire a-t-elle été déposée pour des produits ou services identiques ou similaires ? Il s’agit du critère de la disponibilité de la marque.

La disponibilité n’est pas vérifiée par l’examinateur mais uniquement par les tiers qui y ont un intérêt.

En conséquence, en cas de marque antérieure, il existe un risque d’être visé par une procédure d’opposition (et en conséquence de subir un délai minimal de six mois avant d’avoir la certitude, ou non, de pouvoir utiliser la marque), ou par une procédure de contrefaçon (qui, en plus de vous exposer à des risques de dommages intérêt, viendrait mettre à mal le développement marketing et commercial fondé sur ce terme depuis le lancement du projet et constituerait un coût non négligeable).

Dans un premier temps, il est conseillé d’effectuer une recherche sur les bases INPI et OHMI/EUIPO, dans les classes que vous avez choisies pour votre marque. Cette recherche pourra porter sur les marques identiques ou globalement similaires, pour des produits et services identiques ou similaires.

Effectuer cette recherche vous permettra de disposer d’une première idée de la disponibilité de la marque et de modifier le terme que vous souhaitez déposer, le cas échéant.

Il est aussi envisageable d’aller plus loin. Une recherche d’antériorité plus poussée et automatisée pourra permettre de ressortir de manière automatique, les marques dont l’orthographe ou la phonétique est similaire en prenant en compte toutes les variations possibles du terme choisi.

Il est dans ce cas préférable de faire appel à un spécialiste, qui pourra effectuer une recherche plus détaillée.

Il est donc simple et nécessaire d’effectuer une première vérification de la viabilité d’une marque. Une mauvaise compréhension de cette problématique pourrait avoir des conséquences financières conséquentes sur votre projet et provoquer un retard dans son exécution s’il s’avère nécessaire de déposer une nouvelle marque voire même de stopper tout marketing du produit ou service couvert par la marque initialement choisie.

Le temps passé à effectuer cette analyse ne sera jamais une perte de temps et sécurisera votre investissement pour la suite de votre projet.

Une fois la marque déposée, vous pourrez lutter contre les tiers utilisant des marques ou noms commerciaux qui lui sont similaires ou identiques.

Tout jeune entrepreneur va rapidement se retrouver confronté à des obstacles qu’il n’a jusqu’à présent peut-être pas connu, dans sa vie professionnelle, qu’il s’agisse de la création du business plan, de la rédaction des statuts, de la démarche d’incubateurs ou de financeurs, de la fabrication des premiers prototypes de produits ou services, au marketing.

Quel que soit le domaine d’activité, toute entreprise a vocation à créer de la propriété intellectuelle, à laquelle les jeunes créateurs d’entreprise sont encore trop peu sensibilisés.

Il pourra notamment s’agir :

• De la création d’une ou de plusieurs marques qui, à l’horizon plus ou moins proche, pourront devenir fortes, et seront la clé de votre marketing et présence commerciale ;
• De la création d’un ou de plusieurs logiciels, en mode Software as a Service (SaaS) ou installation locale.

Ces éléments représentent une valeur économique conséquente pour votre entreprise. Ils seront pris en compte par vos futurs investisseurs, et dans le calcul d’un futur prix de revente.

La sécurisation de votre propriété intellectuelle est un investissement pour l’avenir de votre entreprise.

Il convient, dès la phase amont de votre création d’entreprise, d’effectuer des recherches afin de vous assurer des points suivants :

• Pour votre marque : qu’elle soit disponible et distinctive.
• Pour votre logiciel : qu’aucune licence d’un composant du logiciel, notamment libre, ne soit un obstacle à l’usage attendu.