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J’ai fait une erreur dans mon dépôt de marque, comment la corriger?


Vous avez préparé minutieusement votre dépôt de marque, en ayant bien relu tous les champs du formulaire de dépôt. Tout vous semble correct et vous décidez donc de valider le dépôt.

Quelques semaines plus tard, vous vous apercevez qu’une erreur s’est glissée dans votre dépôt.

Est-il possible de corriger cette erreur? Comment faire ?


Les types d’erreurs dans le dépôt de la marque


Il convient de distinguer plusieurs types d’erreurs, qui n’obéissent pas au même régime :

  • Erreur sur le signe lui-même.
  • Erreur sur les produits ou services.
  • Erreur sur les éléments d’identification du titulaire.
  • Erreur de l’office de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO).

Certains de ces éléments peuvent être corrigés, d’autres ne le peuvent pas.


Erreur dans le signe de la marque


L’élément verbal ou figuratif de la marque ne peut être modifié.

Il s’agit de l’erreur la plus impactante, dans la mesure où la marque doit être utilisée exactement telle qu’elle est déposée.

Toute erreur sur le signe lui-même ne pourra être corrigée que par un nouveau dépôt, impliquant un nouveau paiement des frais de dépôt.


Erreur au sein des produits et services de la marque


Le listing de produits et services couverts par la marque ne peut également pas être modifié.

Une fois le dépôt effectué, il est uniquement possible de limiter la marque, c’est à dire de supprimer des produits ou services, ou d’y ajouter une exclusion (par exemple : “à l’exclusion des produits pharmaceutiques”).

En cas d’oubli de produits ou services, ou en cas d’erreur quant à un produit ou service proposé, il sera également nécessaire de faire un nouveau dépôt, impliquant un nouveau paiement des frais de dépôt.


Erreur quant aux éléments d’identification du titulaire


Les erreurs relatives aux éléments d’identification du titulaire de la marque peuvent en revanche être corrigées.

Il pourra s’agir d’une faute dans le nom de la société, d’une erreur d’adresse.

Cette correction peut être effectuée par la procédure de rectification d’erreur matérielle.


Erreur de l‘INPI ou de l’EUIPO


Par exception à ce qui a été précédemment indiqué, toute correction d’erreur de la part de l’INPI ou de l’EUIPO peut être effectuée, y compris si le signe est impacté.

Dans ce cas, il convient de contacter l’INPI ou l’EUIPO par courrier pour demander la correction.

Celle-ci est effectuée sans frais par la publication d’un erratum.


La procédure de rectification d’erreur matérielle


La procédure de rectification d’erreur matérielle permet de corriger toute erreur n’impactant pas le signe lui-même.

Il suffit d’envoyer un nouveau formulaire de dépôt de marque à l’INPI, accompagné des éléments justificatifs et des preuves de l’erreur à corriger, ou de faire une demande en ligne si le dépôt initial avait été effectué par l’outil de l’INPI.

Elle est soumise au paiement d’une redevance de 104 euros, conformément aux tarifs de l’INPI (https://www.inpi.fr/sites/default/files/presentation_internet_tarifs_1er_juillet_2015.pdf).

Il est donc important de bien vérifier tous les champs du formulaire de dépôt préalablement au dépôt de la marque, afin d’éviter des frais supplémentaires pour corriger une erreur.


Quid des changements relatifs au titulaire de la marque ?


Au cours de la vie de la marque, des changements peuvent impacter la marque : changement de titulaire, changement d’adresse, etc.

Il ne faut pas oublier le cas où un dépôt a été effectué pour une société en cours de création. Il faut en effet informer l’office de propriété intellectuelle de la création de la société, pour que celui-ci soit opposable aux tiers.

Dans tous ces cas, il convient de faire une inscription pour enregistrer le changement.

L’inscription coûte 27 euros par marque à l’INPI, et 200 euros à l’EUIPO.

L’inscription est toutefois gratuite s’il s’agit d’un changement d’adresse, de forme juridique, de nom, ou de dénomination du titulaire de la marque, ou de la confirmation d’une création de société.

Nous pouvons vous assister pour toute inscription ou correction d’erreur auprès de l’INPI ou de l’EUIPO.




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Est-il préférable de déposer une marque française ou une marque de l’Union Européenne ?


Je suis souvent interrogé par mes clients sur la question du choix entre le dépôt d’une marque française, ou d’une marque de l’Union Européenne. Les différences entre ces deux marques ne sont pas toujours claires pour les non-initiés.

Je vous propose donc un résumé rapide de leurs caractéristiques, et quelques pistes de choix.


Dépôt d’une marque française


La marque française est déposée auprès de l’INPI. L’INPI est un organisme qui a pour mission de gérer les registres de propriété intellectuelle français.

Une marque déposée à l’INPI ne couvre donc que le territoire français, et, sur option, la Polynésie française.

Seules les marques françaises (ou internationales en vigueur en France) et les marques de l’UE sont susceptibles de constituer une antériorité à votre dépôt.

Les frais de dépôt à l’INPI, via le site internet sont de 210 euros pour trois classes, et 42 euros par classe supplémentaire.

Une fois la marque publiée par l’INPI, le délai d’opposition est de 2 mois.

La marque est déposée pour 10 ans, et devra donc être renouvelée à son échéance.


Dépôt d’une marque de l’Union Européenne (marque de l’UE)


La marque de l’Union Européenne est déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO). L’EUIPO est une agence de l’Union Européenne qui est chargée de gérer les titres de propriété intellectuelle de l’UE.

Une marque déposée à l’EUIPO couvre le territoire de tous les États-membres de l’UE. Il n’est donc pas nécessaire de déposer une marque nationale dans tous les pays de l’UE pour disposer d’une protection large.

La marque de l’UE est susceptible de constituer une antériorité opposable dans tous les pays de l’UE.

A l’inverse, toute marque nationale, déposée au sein d’un des pays de l’UE, toute marque internationale visant l’un des pays de l’UE, ainsi que toute marque de l’UE, est susceptible de constituer une antériorité opposable au dépôt de la marque de l’UE.

Les frais de dépôt à l’EUIPO, via le site internet sont de 850 euros pour une classe, 50 euros pour la deuxième classe, et 150 euros pour toute classe supplémentaire.

Une fois la marque publiée par l’EUIPO, le délai d’opposition est de 3 mois.

La marque est déposée pour 10 ans, et devra donc être renouvelée à son échéance.


Déposer une marque française ou une marque de l’UE ?


Il s’agit d’une décision qui est essentiellement une décision de stratégie interne.

Quelques pistes permettent toutefois d’orienter votre choix. Celles-ci ne prennent toutefois pas en compte votre situation personnelle, qui peut nécessiter une analyse plus spécifique.

Si votre activité vise uniquement la France, et si vous n’avez aucune intention de l’étendre au sein de l’UE, la marque française est généralement amplement suffisante.

Si vous avez une activité en France, et/ou envisagez de l’étendre au sein de l’UE, la décision est plus complexe :

  • Vous envisagez une activité dans moins de trois ou quatre pays de l’UE : il est tout à fait possible de déposer une marque française et une marque nationale dans tout autre pays. Le dépôt de la marque de l’UE est généralement moins pertinent financièrement.
  • Vous envisagez une activité dans plus de trois ou quatre pays de l’UE : le dépôt d’une marque de l’UE est généralement plus simple administrativement, et moins coûteux.

Disposer de marques nationales au lieu d’une marque de l’UE permet en revanche parfois de contourner des antériorités gênantes dans un des pays de l’UE. En effet, il est ainsi possible de ne déposer la marque que dans les pays sans risque.

Il est également tout à fait possible de déposer les deux types de marques. N’oubliez pas qu’en cas de dépôt d’une marque, vous disposez d’un délai de 6 mois pour l’étendre à l’étranger, et bénéficier de la date de dépôt initiale pour les deux marques. C’est une faculté utile, dont il faut tirer avantage pour garantir votre antériorité.

N’hésitez pas à nous contacter pour une analyse détaillée de votre situation. L’analyse doit se faire au cas par cas afin d’assurer une protection optimale de votre marque.




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Startups, votre propriété intellectuelle vous appartient-elle ?


La valeur de nombreuses startups est constituée de leur propriété intellectuelle. Pourtant, trop souvent, les créateurs d’entreprises oublient de s’assurer que la propriété de leurs développements leur appartient. Cela peut avoir un impact lors de que les développements seront exploités, ou à la revente de l’entreprise.

Il est préférable de vous assurer dès le début que votre entreprise est bien propriétaire de tout ce qu’elle développe, soit en interne, soit en externe.

Nous avons donc voulu vous faire un point rapide sur les éléments à vérifier, pour vous assurer de pouvoir vous développer sans inquiétude.


Qui est propriétaire des logiciels développés par l’entreprise ?


Deux cas de figurent sont à prendre en compte.


Logiciels développés par des non-salariés


Les logiciels peuvent être développés en interne, par un associé, ou en faisant appel à un freelance.

La loi accorde la propriété du code au développeur, dans les deux cas. Il conviendra donc de vous assurer que l’associé développeur ou le freelance ont bien signé avec l’entreprise un contrat de cession de droits conforme au droit français (de manière synthétique, il devra inclure les éléments suivants : liste des droits cédés, liste des utilisations autorisées, territoire de la cession, durée de la cession).

A défaut, le développeur ou le freelance pourrait revendiquer la propriété des développements à tout moment. L’utilisation du code par l’entreprise serait constitutif de contrefaçon.


Logiciels développés par des salariés


Par exception au droit d’auteur, les logiciels développés par les salariés appartiennent automatiquement à l’entreprise.

Dans ce cas, aucune action n’est nécessaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site.


Qui est propriétaire des contenus réalisés par l’entreprise ?


Par contenu, il est entendu les textes, les œuvres visuelles (logos, infographies, etc), les vidéos, les œuvres sonores, ainsi que toute œuvre protégée par le droit d’auteur.

Les contenus développés par les associés, les freelances et les salariés appartiennent tous au salarié.

Pour les associés et freelances, il sera également nécessaire de rédiger un contrat de cession de droits.

Dans le cas du salarié, une clause du contrat de travail pourra jouer le même rôle. En revanche, il sera nécessaire de bien identifier les œuvres concernées. Les clauses cédant les droits d’auteur de manière générale ne sont pas valables.


Qui est propriétaire des marques de l’entreprise ?


La marque appartient à la personne qui l’a déposée.

Si la marque a été déposée par l’entreprise elle-même, elle en est propriétaire.

Si la marque a été déposée par un associé, celui-ci devra soit en transmettre la propriété (via un contrat de cession de marque) ou le droit d’exploitation (contrat de licence) à l’entreprise. Ces contrats peuvent avoir un impact fiscal si la marque a été exploitée avant leur conclusion.


Qui est propriétaire des brevets développés au sein de l’entreprise ?


Le régime applicable aux brevets est similaire au régime des marques pour les inventeurs non-salariés.

Des règles spécifiques ont toutefois été prévues pour les salariés. Trois régimes sont applicables aux inventions de salariés :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant à ses fonctions, ou si une mission spécifique a été lui a été confiée et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle lui appartient mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Qui est propriétaire des dessins et modèles réalisés au sein de l’entreprise ?


Dans tous les cas, le dessin ou modèle appartient à la personne qui l’a réalisé, indépendamment du dépôt. En conséquence, quel que soit le statut de cette personne, et quel que soit le déposant, il est nécessaire de signer un contrat de cession de droits à l’entreprise.

Il est donc fondamental de vous assurer que vous êtes bien propriétaire de tout ce qui est développé par votre entreprise.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans la protection de votre propriété intellectuelle.




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Le dépôt d’une marque de retail – Spécificités du choix des produits et services


Choisir la liste de produits et services désignés lors du dépôt d’une marque est un processus complexe qui nécessite de comprendre le fonctionnement de la classification de Nice. Un mauvais choix est en effet susceptible d’avoir un impact qu’il n’est pas toujours possible de rattraper, des années plus tard.

Une marque destinée à être utilisée par une enseigne qui commercialise des produits de tiers ne doit pas viser les mêmes produits et services qu’une marque qui commercialise des produits sous son nom propre.

En raison du principe de spécialité des marques, il convient de déposer la marque dans les catégories de la classification de Nice qui correspondent à l’activité réelle de l’entreprise.


Comment fonctionne la classification des marques et le choix des produits et services ?


La classification de Nice est composée de 45 classes, permettant de protéger tout l’éventail de produits et services existants.

De manière très simplifiée, les classes disponibles lors du dépôt de marque sont séparées en deux catégories :

  • Les classes visant les produits fabriqués et commercialisés, en nom propre, sous la marque (classe 1 à 34).
  • Les classes visant les services commercialisés sous la marque (classes 35 à 45).

Si des produits sont fabriqués et commercialisés par le titulaire de la marque sous son nom propre, il conviendra de protéger les produits visés par les classes de 1 à 34 qui correspondent.

A l’inverse, si la marque est une marque de services, il n’est pas nécessaire de protéger les produits des classes 1 à 34, mais uniquement les services correspondant dans les classes 35 à 45.

Il est important de ne pas se contenter des libellés proposés par la classification et l’INPI, et d’établir un listing personnalisé pour le dépôt de la marque. Cela permettra d’assurer une protection complète et adéquate de votre activité. Le choix de libellés génériques pourra vous être opposé comme trop générique et diminuer la protection de votre marque.


La problématique spécifique du choix des produits et services pour une marque destinée à la distribution de produits de tiers (« Retail »), en classe 35


Les marques de retail sont source de nombreuses confusions en matière de dépôt de marque.

Les déposants qui souhaitent exercer leur activité dans ce domaine sont souvent tentés de protéger des produits des classes 1 à 34, en visant les produits de tiers commercialisés sous leur enseigne. Par exemple une marque qui souhaite commercialiser des vêtements de tiers aura tendance à choisir la classe 25.

En réalité, la classe 35 est la plus adaptée à cette activité. En effet, la vente de produits de tiers est considérée comme un service.

En conséquence, il est nécessaire de déposer la marque en visant la vente au détail ainsi que la liste de produits commercialisés au sein de l’enseigne (dans notre exemple « Vente au détail de tee-shirts, chaussettes, etc »).

Par ailleurs, la simple mention de la vente au détail n’est pas suffisante si elle ne précise pas la liste des produits vendus. Ce libellé serait en effet considéré comme trop générique et susceptible d’accorder une protection trop importante.

Le dépôt d’une marque visant des produits ne protègera pas correctement l’activité de vente au détail.

Quel que soit le type de marque envisagé, il est dans tous les cas préférable de se faire conseiller avant de commander une recherche d’antériorités à l’INPI dans des classes non pertinentes ou de déposer votre marque, afin de disposer d’une protection adéquate. Cela permettra d’économiser des frais de nouveau dépôt et limitera le risque.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous assister pour la recherche d’antériorités et le dépôt de votre marque. N’hésitez pas à nous contacter.




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La procédure d‘opposition devant l’INPI en matière de marque


Si vous avez déjà déposé une marque, vous avez certainement déjà entendu parler de la procédure d’opposition. Êtes-vous toutefois informés de son fonctionnement ?


Comment se déroule la procédure d’opposition de marque devant l’INPI ?


La procédure d’opposition est ouverte contre tous les dépôts de marque française effectués auprès de l’INPI, pendant une période de deux mois à compter de la publication de la marque au BOPI.

Cette opposition peut-être effectuée sur la base d’une marque antérieure française, de l’Union Européenne ou internationale visant la France.

L’opposition est soumise à un coût de 325 euros, à régler par l’opposant lors de l’opposition.

Une fois l’opposition déposée, le déposant de la marque contestée en est informé et dispose d’un délai pour transmettre ses observations.

Un projet de décision est ensuite transmis aux deux parties, sur lequel des observations peuvent être déposées dans un délai d’un mois.

En l’absence d’observation déposée au cours du délai, le projet de décision devient définitif. Si des observations ont été déposées, l’INPI pourra les prendre en compte pour amender son projet, sans que cela ne soit toutefois garanti.

L’INPI doit prendre sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de l’opposition.

Il est alors possible d’interjeter appel de la décision auprès d’une des dix Cour d’Appel compétentes en matière de marque, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’INPI.


Comment argumenter le mémoire d‘opposition à une marque devant l’INPI ?


L’argumentaire d’opposition contient deux parties : la comparaison des produits et services, et la comparaison des signes. Une identité ou similitude entre les marques au sein de l’une des parties peut être compensée par une forte différence au sein de l’autre partie.


La comparaison des produits et services de la marque


La première consiste en une comparaison des produits et services de la marque antérieure et de la marque déposée.

Les produits ou services identiques doivent être identifiés.

Il en va de même pour les produits ou services similaires, mais il conviendra dans ce cas d’expliquer en quoi les produits ou services sont des synonymes ou complémentaires. Il est également possible de comparer des produits ou services de classes différentes dans la mesure où ils pourraient raisonnablement être fournis de manière complémentaire.

Une présentation sous forme de tableaux est souvent retenue dans un souci de clarté.


La comparaison des signes des deux marques


Une fois les produits ou services comparés, il conviendra de comparer les signes.

Si les signes sont en tous points identiques, la comparaison est simple dès lors qu’il n’y a pas à démontrer un quelconque risque de confusion. Il suffira alors d’argumenter que le signe est identique sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.

Si les signes sont similaires (une petite différence justifiant la qualification de similitude et non d’identité), il est nécessaire de démontrer que le second signe créé un risque de confusion au sein du public.

Il convient alors de comparer les marques sur trois plans :

  • Visuel : les préfixes ou suffixes sont-ils identiques ? Les différences sont-elles minimes ? L’ordre est-il le même ? Les éléments graphiques sont-ils ressemblants ?
  • Phonétique : les phonèmes sont-ils les mêmes ? Dans le même ordre ?
  • Conceptuel : les concepts des deux marques sont-ils identiques ? Il est également possible d’intégrer des éléments extérieurs (extraits de sites web, documents commerciaux, etc) pour renforcer l’argumentation.

Il est également utile de rechercher la jurisprudence de l’INPI pour des oppositions similaires, afin de trouver des décisions qui vous sont favorables.


Le mémoire d’opposition en défense


La structure est similaire en défense. Toutefois, il conviendra de prendre en compte l’argumentaire adverse afin de répondre à tous les points soulevés.


Conclusion


Cette procédure est complexe et peut nécessiter l’assistance d’un professionnel du droit. N’hésitez pas à nous contacter.




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Comment les hôteliers peuvent-ils lutter contre le brandjacking ?


Tout le monde utilise les comparateurs de prix afin de réserver des chambres d’hôtels ou des vols. L’envers du décor est toutefois moins connu.

Les hôteliers subissent un phénomène appelé le brandjacking, qui poussent leurs clients à procéder aux réservations sur le site des comparateurs de prix et non directement sur le site des hôteliers, ce qui entraîne une perte financière conséquente pour ces derniers.

Pour en savoir plus, nous avons écrit deux articles en partenariat avec le site www.resaendirect.fr :

http://www.resaendirect.fr/lutter-contre-les-comparateurs/

http://www.resaendirect.fr/comment-contrer-le-vol-de-marque/




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Guide pratique du dépôt de marque française (INPI) ou de l’Union Européenne (EUIPO)


Le dépôt de marque est une procédure qui semble simple au premier abord, mais qui doit être préparée de manière minutieuse. En effet, votre marque représentera votre projet pendant toute sa durée de vie et doit donc lui correspondre en tous points.

Ce guide pratique vous permettra de vous assurer que vous avez fait toutes les vérifications nécessaires avant de déposer votre marque, et de mieux comprendre la procédure de dépôt.

Vous pourrez également trouver ici une infographie qui résume la procédure.

Si vous avez besoin d’assistance pour réaliser une recherche d’antériorités ou pour déposer votre marque, vous pouvez nous contacter.

Dans un souci de simplicité, ce guide concernera le dépôt d’une marque verbale. Les marques figuratives suivent la même logique mais nécessitent une plus grande attention lors de la recherche d’antériorités.

Vous pouvez lire la suite à l’adresse suivante : https://monreseaudexperts.fr/guide-depot-marque-francaise-ue/




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Je dispose de plusieurs marques similaires, comment dois-je les exploiter pour les protéger ?


Lorsque l’on dispose de plusieurs marques similaires, il est parfois difficile de toutes les utiliser lorsqu’elles ne recouvrent pas chacun un produit spécifique.

Au delà de cette problématique opérationnelle se cache une question juridique importante.

Il s’agit de la « famille de marque » : plusieurs marques partageant un même élément distinctif sont-elles liées juridiquement ?

L’usage d’une seule marque de la famille de marque est-il suffisant pour protéger toute la famille de marque de la déchéance ?

Avant toute chose, il convient de rappeler ce qu’est la déchéance de marque et la famille de marque, avant de conclure qu’il est bien nécessaire d’utiliser chaque marque de la famille.


Définition de la déchéance de marque pour défaut d’exploitation


Le titulaire de la marque se doit d’exploiter la marque pour les produits et services qu’elle couvre.

A défaut d’exploitation, il s’expose à une procédure dite de déchéance pour défaut d’exploitation de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »

De manière très simplifiée, cet usage doit être fait à titre commercial, dans la vie des affaires, et non à titre strictement interne ou dans un but symbolique (Arrêt Ansul – CJCE – 11 mars 2003).

En conséquence, en cas de non-exploitation d’une marque au cours des cinq années précédant la procédure de déchéance, le titulaire de la marque peut perdre ses droits sur la marque pour les produits et services non-exploités.

Il convient de noter que les droits ne seront pas perdus sur l’intégralité de la marque mais uniquement sur les produits et services visés au cas par cas.

Cette procédure a pour objectif d’éviter de privatiser un signe alors qu’il n’est pas utilisé. Elle protège la liberté du commerce.

Il est donc nécessaire de s’assurer de bien exploiter sa marque si l’on souhaite en garder le contrôle et ne pas s’exposer à un risque si un tiers décide d’exploiter le même signe pour des produits / services non exploités.


Définition de la famille de marque


Le concept de famille de marque aurait pu être une bonne solution afin de limiter ce risque de déchéance.

La notion de famille de marque existe depuis 2007 et un arrêt Bainbridge de la CJUE.

La jurisprudence indique que des marques sont considérées comme faisant partie d’une famille de marque si elles reprennent le même élément distinctif.

En conséquence, le public pourrait considérer que toute marque utilisant cet élément distinctif fait partie de la même famille de marque, ce qui peut provoquer une confusion si les entreprises qui les utilisent ne sont pas apparentées.

Les marques déposées par une même entreprise répondent souvent à ce critère, si elles incluent par exemple la dénomination sociale ou le nom commercial de l’entreprise suivi d’un nom de produit.

Certains se sont donc demandés si l’usage d’une marque de la famille, ayant atteint un certain degré de notoriété, ne suffit pas à faire obstacle à la déchéance des autres. Cette solution est intéressante car elle permettrait de limiter l’investissement marketing à une seule marque.


La preuve d’exploitation de chaque marque de la famille de marque pour éviter la déchéance


L’arrêt Rintisch de la CJUE du 25 octobre 2012 a douché cet espoir :

« l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque, dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même famille. »

Cet arrêt a été transposé en droit français par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016.

En conséquence, il est désormais impossible de se réfugier derrière l’exploitation d’une marque principale pour prouver l’usage de toutes ses marques.

La marque qui est utilisée doit être identique à la marque déposée pour la protéger contre la déchéance. Seule la preuve d’exploitation d’une marque identique à celle qui a été déposée est acceptable.

A titre d’exemple :

  • Vous disposez des marques « Blabla », « Blabla2 », « Blabla3 », « Blabla4 ».
  • Vous n’utilisez que la marque « Blabla » mais souhaitez continuer à pouvoir utiliser les autres marques.
  • Le seul usage de la marque « Blabla » ne suffira pas à protéger les autres marques de la déchéance.
  • Il conviendra d’utiliser, dans la vie des affaires, les marques « Blabla2 », « Blabla3 » et « Blabla4 ».

Si vous disposez de plusieurs marques, il conviendra donc de toutes les exploiter afin d’éviter de perdre l’usage d’une d’entre elles.

Cette exploitation doit être sérieuse et dans la vie des affaires. Par exploitation sérieuse, il est entendu un usage pour mettre des produits ou services dans le commerce, qu’il s’agisse d’un usage publicitaire ou du nom d’un produit / service.

Cette solution est sage car elle permet d’éviter les stratégies de dépôt de toute une famille de marque dans une stratégie d’obstruction de la concurrence.

Il convient de tenir compte de cela si vous souhaitez déposer plusieurs marques pour maximiser votre stratégie de protection. En cas de dépôt de marque, sauf s’il d’un dépôt défensif pour éviter qu’un tiers ne puisse utiliser une marque pendant 5 ans, il est nécessaire de l’utiliser pour votre activité.




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Le droit de priorité en matière de dépôt de marque


Déposer une marque nécessite de prendre plusieurs décisions : type de marque déposée (verbale ou figurative), choix des classes, choix des produits et services, mais également choix du pays visé.

Cette dernière question est celle qui nous intéresse dans cet article.

Bien évidemment, dans un premier temps, il convient de faire un choix entre le dépôt d’une marque française, d’une marque communautaire ou d’une marque internationale.

La marque française ne porte que sur le territoire français, alors que la marque communautaire vise l’entier territoire communautaire. La marque internationale est plus spécifique dès lors que le déposant doit choisir entre les pays du système de Madrid, ceux-ci procédant ensuite à un examen individuel du dépôt.

Si le choix effectué lors du dépôt ne vous convient finalement pas (par exemple en déposant une marque française alors qu’une marque communautaire aurait été plus judicieux), ou si vous souhaitez étendre celui-ci, il est possible de se rattraper et de disposer d’une « seconde chance ».

En effet, le système de la priorité permet de déposer une marque identique dans un deuxième pays, tout en bénéficiant de la date de dépôt de la marque première, dans un délai de six mois à compter du dépôt d’origine. Il convient toutefois de clarifier le fonctionnement du délai de priorité ainsi que ses effets.


Qu’est-ce que le droit de priorité ?


Infographie droit de priorité en matière de marques

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L’Article 4 de la Convention d’Union de Paris (transposé à l’Article L712-12 du Code de la Propriété Intellectuelle) prévoit que toute personne ayant déposé une marque dans un pays signataire dispose d’un délai de six mois à compter du dépôt, pour faire une demande de priorité dans un autre pays signataire.

Cette marque seconde disposera de la même date de dépôt que la marque première, de manière rétroactive.

Tous les pays visés s’assurent eux-mêmes du respect des conditions de forme et de fond par la marque déposée. En conséquence, la marque pourra être acceptée par un pays mais refusée par un autre, selon ses usages et sa propre politique d’enregistrement.

Les deux marques doivent être identiques en tous points : même forme verbale ou figurative, mêmes classes, mêmes produits ou services. En cas de différence entre les deux marques, il sera impossible de revendiquer le délai de priorité.

La revendication de la priorité doit avoir lieu lors du dépôt de la marque seconde, en donnant les preuves du dépôt (dans la majorité des cas, un certificat de dépôt).


L’effet de la priorité du dépôt sur les marques


Comme indiqué précédemment, les deux marques vont partager leur date de dépôt. Elles restent toutefois entièrement indépendantes et n’ont pas d’autre lien entre elles.

En conséquence, si une des marques n’est plus valide dans un pays (quelle qu’en soit la raison), ou est jugée contrefaisante sur ce territoire, l’autre marque restera en vigueur dans son propre pays.

Par ailleurs, la durée de protection de la marque seconde débute à la date de priorité et non à la date réelle du dépôt. En conséquence, le délai de 10 ans est décalé de quelques mois.


Que se passe t’il si un tiers dépose ma marque pendant la période de priorité ?


L’objectif du droit de priorité est essentiellement défensif. La marque bénéficiant de la priorité ne peut pas être utilisée pour agir en contrefaçon contre un usage effectué par un tiers entre le dépôt des deux marques liées.

Toutefois, si un tiers dépose une marque identique ou similaire à la marque bénéficiant de la priorité, pendant le délai de priorité, il sera possible d’en demander la nullité ou de s’y opposer.

En effet, la marque du tiers ne constituera pas une antériorité opposable dès lors que la date de dépôt de la marque seconde est placée de manière rétroactive à la date de dépôt de la marque première.

Cette solution donne une puissance conséquente au droit de priorité dès lors que même si le tiers n’avait pas à rechercher l’existence d’une marque identique ou similaire dans un autre pays, il peut se voir opposer sa date de dépôt.

Il est assez rare de rencontrer cette situation, en pratique.


Un atout financier et opérationnel


La priorité est en réalité un atout qui permet à un déposant de mettre en place une stratégie financière et opérationnelle de dépôt. Elle permet notamment de réduire les coûts en priorisant un dépôt rapide dans un pays clé, puis en l’étendant dans des pays secondaires mais imports par la suite. Par ailleurs, les déposants peuvent également commencer une implantation dans un pays puis faire le choix de déposer la marque si cela est pertinent.

Il ne faut donc pas hésiter à profiter du système de la priorité, qui ouvre des options intéressantes pour les déposants.




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Le droit d’auteur pour les artistes utilisant un nom d’emprunt, quelles sont les règles applicables ?


De nombreux artistes choisissent d’exercer leur art en utilisant un nom d’emprunt ou un pseudonyme. Qu’il s’agisse des écrivains (par exemple Daniel Pennac), des musiciens (entre autres, Moby) ou des artistes graphiques (Banksy est l’un des plus célèbres), les pseudonymes peuvent concerner les artistes de tous les domaines.

Qu’il résulte d’une volonté de protéger leur identité, ou simplement de disposer d’un nom qui correspond à leur démarche artistique, ce choix aura un impact sur la manière dont le droit d’auteur s’appliquera.


Le libre choix du pseudonyme


Le choix du pseudonyme est bien entendu libre et n’est pas régi par un quelconque texte.

Il convient toutefois bien entendu de rester dans les limites des bonnes mœurs : le pseudonyme ne peut pas être insultant, diffamant, usurper l’identité d’une tierce partie (personne physique ou morale) ou porter atteinte à un tiers d’une quelconque façon (par exemple en contrefaisant une marque antérieure).

L’auteur peut également choisir de se présenter par son vrai nom à titre posthume, au moyen de son testament, ou de laisser le choix à ses ayant-droits de divulguer son identité.


La protection juridique du pseudonyme


Le pseudonyme ne bénéficie pas de la protection du nom patronymique, comme un nom de famille courant.

Toutefois, il pourra être protégé par le droit d’auteur s’il est particulièrement original. En pratique, il est toutefois rare que cela soit le cas, l’originalité nécessitant un véritable apport créatif. Il n’est donc pas raisonnable de se limiter au simple droit d’auteur à ce titre.

Il est plus habile d’envisager de déposer le pseudonyme en tant que marque, en application de l’article L711-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui indique que le pseudonyme fait partie des signes pouvant être enregistrés auprès de l’INPI.

Celui-ci bénéficierait alors de la protection accordée à toutes les marques, ce qui permet de lutter contre la contrefaçon et tout autre usage non autorisé du nom.


Que prévoir dans les contrats qui lient l’auteur à son éditeur ou toute autre partie ?


Les contrats conclus par les auteurs sous pseudonyme sont conclus entre l’auteur sous son véritable nom et toute autre partie concernée.

Dans le cadre d’un contrat d’édition, la seule différence avec un contrat classique est que ce contrat peut prévoir une clause d’anonymat. L’éditeur n’a ainsi pas le droit de révéler le nom de l’auteur, sauf si celui-ci l’autorise à le faire de manière préalable et écrite. L’auteur reste toutefois libre de se présenter sous son véritable nom ou de rester anonyme.

Le contrat peut également prévoir que les ayant-droits pourront révéler le nom de l’auteur après le décès le cas échéant, ou que le nom pourra être révélé par l’éditeur lors du décès (cette dernière option ayant pour effet de prolonger la durée de protection, comme nous le verrons ci-après).

L’article L113-6 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que les auteurs concernés « sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité »

A ce titre, l’auteur peut être représenté par son éditeur ou son représentant pour défendre ses droits, par exemple lors d’une action en contrefaçon, ce qui lui évite de divulguer son identité.


La réduction de la durée de protection par le droit d’auteur


Comme indiqué dans un article précédent, le droit d’auteur protège les créations pour une durée de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

Il est bien entendu impossible d’identifier de manière exacte la date de décès d’un auteur sous pseudonyme, celui-ci n’ayant pas d’existence légale. Le droit d’auteur a été adapté pour ce contexte : dans ce cas, en application de l’article L123-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’œuvre n’est protégée que pour une durée de 70 ans à compter de sa première publication ou divulgation dans le cas des œuvres plastiques.