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Quels sont les classes de produits et services à couvrir pour le dépôt d’une marque de logiciel ?


Cet article est le second d’une série sur les choix des produits et services pour le dépôt de marques couvrant des produits et services courants.

Le premier couvrait le dépôt d’une marque de vêtements.

Il a vocation à vous guider pour un dépôt de marque « standard », pour effectuer un choix pertinent de classes.

Dans cet article, nous aborderons le dépôt d’une marque de logiciels.

A titre préalable, il convient de vous assurer que la marque que vous souhaitez déposer est disponible. Ceci peut être fait dans le cadre d’une recherche d’antériorités.

Une fois ceci effectué, il est temps de choisir les produits et services à couvrir par la marque.

L’INPI et l’EUIPO proposent des choix standards de produits et services, sur la base de la classification de Nice. Cette liste est longue et peut être complexe.


Quelles sont les classes à choisir pour une marque de logiciels ?


La classe 9 couvre les logiciels fabriqués en interne par l’entreprise. La liste simplifiée est la suivante :

  • « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. »

Cette liste est très générique et peut être limitée de la manière suivante :

  • «  Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; »

Il est possible d’y ajouter les applications mobiles, mais également de préciser l’objet des logiciels produits et commercialisés.

Ces listes sont fournies de manière génériques et peuvent être personnalisées si vos produits sont spécifiques ou différents de la liste simplifiée. Il est généralement pertinent d’être précis afin de couvrir les produits effectivement exploités sous la marque. Dans certains cas, et notamment en cas d’action en nullité, il pourra en effet vous être demandé de fournir des preuves d’usage de l’intégralité des produits couverts par la marque.


Quelles sont les classes à choisir pour des services logiciels ?


La commercialisation d’un logiciel implique généralement la fourniture de services annexes, tels que l’hébergement ou la maintenance.

Il conviendra alors d’étendre la marque aux classes suivantes :

  • Classe 42 : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données. »

D’autres classes peuvent également être pertinentes :

  • Classe 38 (télécommunications) : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux »
  • Classe 41 (formation et publications en ligne) : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »
  • Classe 45 (réseaux sociaux) : « services de réseautage social en ligne »

Une nouvelle fois, il conviendra de choisir les services pertinents, mais également de les personnaliser pour qu’ils soient adaptés à vos activités.

Les éléments fournis sont des pistes de réflexion, qui ne remplacent toutefois pas un conseil personnalisé, spécifique à la marque envisagée.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’assistance pour déposer votre marque.






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Quels sont les classes de produits et services à couvrir pour le dépôt d’une marque de vêtements ?


Cet article est le premier d’une série sur les choix des produits et services pour le dépôt de marques couvrant des produits et services courants.

Il a vocation à vous guider pour un dépôt de marque « standard », pour effectuer un choix pertinent de classes.

Dans cet article, nous aborderons le dépôt d’une marque de vêtements.

A titre préalable, il convient de vous assurer que la marque que vous souhaitez déposer est disponible. Ceci peut être fait dans le cadre d’une recherche d’antériorités.

Une fois ceci effectué, il est temps de choisir les produits et services à couvrir par la marque.

L’INPI et l’EUIPO proposent des choix standards de produits et services, sur la base de la classification de Nice. Cette liste est longue et peut être complexe.


Quelles sont les classes à choisir pour une marque de vêtements fabriqués en interne ?


La classe 25 couvre les vêtements fabriqués en interne par l’entreprise. La liste simplifiée est la suivante :

  • « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. »

Certaines classes annexes peuvent également être pertinentes dans la mesure où elles couvrent des produits annexes et généralement commercialisés par les mêmes entreprises :

  • Classe 14 (joaillerie) : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. »
  • Classe 18 (maroquinerie): « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. »
  • Classe 23 (mercerie) : «Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. »
  • Classe 24 (textiles) : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. »
  • Classe 26 (articles complémentaires aux classes susvisées) : « Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. »

Il conviendra bien entendu de se limiter aux seules classes pertinentes à votre activité.

Ces listes sont fournies de manière génériques et peuvent être personnalisées si vos produits sont spécifiques ou différents de la liste simplifiée. Il est généralement pertinent d’être précis afin de couvrir les produits effectivement exploités sous la marque. Dans certains cas, et notamment en cas d’action en nullité, il pourra en effet vous être demandé de fournir des preuves d’usage de l’intégralité des produits couverts par la marque.


Quelles sont les classes à choisir pour une marque de vente de vêtements de tiers en retail ?


La vente de vêtements en retail implique la commercialisation de produits de tiers. Il ne s’agit donc pas uniquement d’une marque de produits mais également de services.

La classe 35 est alors pertinente. Nous vous invitons à consulter l’article suivant, pour plus de détails à ce sujet : https://www.pacaud-avocat.fr/depot-marque-choix-produits-services-retail/

La liste de services devra inclure la notion de vente au détail de produits de tiers, ainsi que la liste de produits concernés.

Les éléments fournis sont des pistes de réflexion, qui ne remplacent toutefois pas un conseil personnalisé, spécifique à la marque envisagée.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’assistance pour déposer votre marque.






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Quel est l’impact du Brexit sur mon dépôt de marque de l’Union Européenne ?


L’accord de retrait sur le Brexit a pris effet le 1er février 2020, et le Royaume-Uni est désormais considéré comme un pays tiers à l’Union Européenne.

De ce fait, le Royaume-Uni quitte le système de la marque de l’Union Européenne. A compter du 1er janvier 2021, le régime de la marque de l’Union Européenne ne couvrira plus le territoire du Royaume-Uni.

La période de transition reste toutefois en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Des mesures transitoires ont donc été convenues, et ont un impact sur les dépôts de marque de l’Union Européenne à l’EUIPO.

L’Intellectual Property Office (office des marques du Royaume-Uni) détaille les conséquences du Brexit sur les marques de l’Union Européenne.


Effet du Brexit sur les marques de l’Union Européenne enregistrées par l’EUIPO avant le 31 décembre 2020


Le 1er janvier 2021, l’Intellectual Property Office (« IPO ») crééra une marque du Royaume-Uni identique à toute marque de l’Union Européenne enregistrée, avec son propre numéro.

Cette marque sera considérée comme une marque du Royaume-Uni, équivalente à une marque déposée auprès de l’IPO. Les dates de dépôt et de priorité seront maintenus. La marque sera indépendante de la marque de l’Union Européenne, et pourra être contestée, licenciée et/ou transférée en tant que telle.

Cette conversion sera effectuée gratuitement et automatiquement. Aucune formalité ne sera nécessaire, et aucun document fourni.

Il est possible de demander l’IPO de ne pas bénéficier de la conversion.


Effet du Brexit sur les marques de l’Union Européenne en cours d’enregistrement par l’EUIPO au 31 décembre 2020


Les dépôts de marque de l’Union Européenne en cours d’enregistrement par l’EUIPO au 31 décembre 2020 ne seront pas automatiquement transformés en dépôt de marque du Royaume-Uni.

Le déposant disposera d’un délai de 9 mois à compter du 1er janvier 2021 pour demander une marque du Royaume-Uni équivalente.

Cette marque disposera alors de la date de dépôt initiale de la marque de l’Union Européenne, et pourra bénéficier de sa date de priorité.

Cette marque devra être identique à la marque de l’Union Européenne.

Des frais de £170 seront dus pour une classe, et £50 par classe supplémentaire.

Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Si le déposant le souhaite, il peut ne pas l’exercer. Dans ce cas, sa marque de l’Union Européenne cessera de couvrir le territoire du Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.

Un dépôt national devra être effectué si le déposant souhaite déposer une marque différente ou n’exerce pas sa faculté dans le délai de 9 mois.


Effets communs du Brexit sur les marques de l’Union Européenne


Les marques converties devront être renouvelées auprès de l’IPO à leur échéance.

Le numéro de la marque convertie sera identique au numéro de la marque de l’Union Européenne, avec le préfixe UK009.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, ou en cas de besoin d’assistance pour gérer cette période de transition.






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J’ai fait une erreur dans mon dépôt de marque, comment la corriger?


Vous avez préparé minutieusement votre dépôt de marque, en ayant bien relu tous les champs du formulaire de dépôt. Tout vous semble correct et vous décidez donc de valider le dépôt.

Quelques semaines plus tard, vous vous apercevez qu’une erreur s’est glissée dans votre dépôt.

Est-il possible de corriger cette erreur? Comment faire ?


Les types d’erreurs dans le dépôt de la marque


Il convient de distinguer plusieurs types d’erreurs, qui n’obéissent pas au même régime :

  • Erreur sur le signe lui-même.
  • Erreur sur les produits ou services.
  • Erreur sur les éléments d’identification du titulaire.
  • Erreur de l’office de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO).

Certains de ces éléments peuvent être corrigés, d’autres ne le peuvent pas.


Erreur dans le signe de la marque


L’élément verbal ou figuratif de la marque ne peut être modifié.

Il s’agit de l’erreur la plus impactante, dans la mesure où la marque doit être utilisée exactement telle qu’elle est déposée.

Toute erreur sur le signe lui-même ne pourra être corrigée que par un nouveau dépôt, impliquant un nouveau paiement des frais de dépôt.


Erreur au sein des produits et services de la marque


Le listing de produits et services couverts par la marque ne peut également pas être modifié.

Une fois le dépôt effectué, il est uniquement possible de limiter la marque, c’est à dire de supprimer des produits ou services, ou d’y ajouter une exclusion (par exemple : « à l’exclusion des produits pharmaceutiques »).

En cas d’oubli de produits ou services, ou en cas d’erreur quant à un produit ou service proposé, il sera également nécessaire de faire un nouveau dépôt, impliquant un nouveau paiement des frais de dépôt.


Erreur quant aux éléments d’identification du titulaire


Les erreurs relatives aux éléments d’identification du titulaire de la marque peuvent en revanche être corrigées.

Il pourra s’agir d’une faute dans le nom de la société, d’une erreur d’adresse.

Cette correction peut être effectuée par la procédure de rectification d’erreur matérielle.


Erreur de l‘INPI ou de l’EUIPO


Par exception à ce qui a été précédemment indiqué, toute correction d’erreur de la part de l’INPI ou de l’EUIPO peut être effectuée, y compris si le signe est impacté.

Dans ce cas, il convient de contacter l’INPI ou l’EUIPO par courrier pour demander la correction.

Celle-ci est effectuée sans frais par la publication d’un erratum.


La procédure de rectification d’erreur matérielle


La procédure de rectification d’erreur matérielle permet de corriger toute erreur n’impactant pas le signe lui-même.

Il suffit d’envoyer un nouveau formulaire de dépôt de marque à l’INPI, accompagné des éléments justificatifs et des preuves de l’erreur à corriger, ou de faire une demande en ligne si le dépôt initial avait été effectué par l’outil de l’INPI.

Elle est soumise au paiement d’une redevance de 104 euros, conformément aux tarifs de l’INPI (https://www.inpi.fr/sites/default/files/presentation_internet_tarifs_1er_juillet_2015.pdf).

Il est donc important de bien vérifier tous les champs du formulaire de dépôt préalablement au dépôt de la marque, afin d’éviter des frais supplémentaires pour corriger une erreur.


Quid des changements relatifs au titulaire de la marque ?


Au cours de la vie de la marque, des changements peuvent impacter la marque : changement de titulaire, changement d’adresse, etc.

Il ne faut pas oublier le cas où un dépôt a été effectué pour une société en cours de création. Il faut en effet informer l’office de propriété intellectuelle de la création de la société, pour que celui-ci soit opposable aux tiers.

Dans tous ces cas, il convient de faire une inscription pour enregistrer le changement.

L’inscription coûte 27 euros par marque à l’INPI, et 200 euros à l’EUIPO.

L’inscription est toutefois gratuite s’il s’agit d’un changement d’adresse, de forme juridique, de nom, ou de dénomination du titulaire de la marque, ou de la confirmation d’une création de société.

Nous pouvons vous assister pour toute inscription ou correction d’erreur auprès de l’INPI ou de l’EUIPO.





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Est-il préférable de déposer une marque française ou une marque de l’Union Européenne ?


Je suis souvent interrogé par mes clients sur la question du choix entre le dépôt d’une marque française, ou d’une marque de l’Union Européenne. Les différences entre ces deux marques ne sont pas toujours claires pour les non-initiés.

Je vous propose donc un résumé rapide de leurs caractéristiques, et quelques pistes de choix.


Dépôt d’une marque française


La marque française est déposée auprès de l’INPI. L’INPI est un organisme qui a pour mission de gérer les registres de propriété intellectuelle français.

Une marque déposée à l’INPI ne couvre donc que le territoire français, et, sur option, la Polynésie française.

Seules les marques françaises (ou internationales en vigueur en France) et les marques de l’UE sont susceptibles de constituer une antériorité à votre dépôt.

Les frais de dépôt à l’INPI, via le site internet sont de 210 euros pour trois classes, et 42 euros par classe supplémentaire.

Une fois la marque publiée par l’INPI, le délai d’opposition est de 2 mois.

La marque est déposée pour 10 ans, et devra donc être renouvelée à son échéance.


Dépôt d’une marque de l’Union Européenne (marque de l’UE)


La marque de l’Union Européenne est déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO). L’EUIPO est une agence de l’Union Européenne qui est chargée de gérer les titres de propriété intellectuelle de l’UE.

Une marque déposée à l’EUIPO couvre le territoire de tous les États-membres de l’UE. Il n’est donc pas nécessaire de déposer une marque nationale dans tous les pays de l’UE pour disposer d’une protection large.

La marque de l’UE est susceptible de constituer une antériorité opposable dans tous les pays de l’UE.

A l’inverse, toute marque nationale, déposée au sein d’un des pays de l’UE, toute marque internationale visant l’un des pays de l’UE, ainsi que toute marque de l’UE, est susceptible de constituer une antériorité opposable au dépôt de la marque de l’UE.

Les frais de dépôt à l’EUIPO, via le site internet sont de 850 euros pour une classe, 50 euros pour la deuxième classe, et 150 euros pour toute classe supplémentaire.

Une fois la marque publiée par l’EUIPO, le délai d’opposition est de 3 mois.

La marque est déposée pour 10 ans, et devra donc être renouvelée à son échéance.


Déposer une marque française ou une marque de l’UE ?


Il s’agit d’une décision qui est essentiellement une décision de stratégie interne.

Quelques pistes permettent toutefois d’orienter votre choix. Celles-ci ne prennent toutefois pas en compte votre situation personnelle, qui peut nécessiter une analyse plus spécifique.

Si votre activité vise uniquement la France, et si vous n’avez aucune intention de l’étendre au sein de l’UE, la marque française est généralement amplement suffisante.

Si vous avez une activité en France, et/ou envisagez de l’étendre au sein de l’UE, la décision est plus complexe :

  • Vous envisagez une activité dans moins de trois ou quatre pays de l’UE : il est tout à fait possible de déposer une marque française et une marque nationale dans tout autre pays. Le dépôt de la marque de l’UE est généralement moins pertinent financièrement.
  • Vous envisagez une activité dans plus de trois ou quatre pays de l’UE : le dépôt d’une marque de l’UE est généralement plus simple administrativement, et moins coûteux.

Disposer de marques nationales au lieu d’une marque de l’UE permet en revanche parfois de contourner des antériorités gênantes dans un des pays de l’UE. En effet, il est ainsi possible de ne déposer la marque que dans les pays sans risque.

Il est également tout à fait possible de déposer les deux types de marques. N’oubliez pas qu’en cas de dépôt d’une marque, vous disposez d’un délai de 6 mois pour l’étendre à l’étranger, et bénéficier de la date de dépôt initiale pour les deux marques. C’est une faculté utile, dont il faut tirer avantage pour garantir votre antériorité.

N’hésitez pas à nous contacter pour une analyse détaillée de votre situation. L’analyse doit se faire au cas par cas afin d’assurer une protection optimale de votre marque.




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Startups, votre propriété intellectuelle vous appartient-elle ?


La valeur de nombreuses startups est constituée de leur propriété intellectuelle. Pourtant, trop souvent, les créateurs d’entreprises oublient de s’assurer que la propriété de leurs développements leur appartient. Cela peut avoir un impact lors de que les développements seront exploités, ou à la revente de l’entreprise.

Il est préférable de vous assurer dès le début que votre entreprise est bien propriétaire de tout ce qu’elle développe, soit en interne, soit en externe.

Nous avons donc voulu vous faire un point rapide sur les éléments à vérifier, pour vous assurer de pouvoir vous développer sans inquiétude.


Qui est propriétaire des logiciels développés par l’entreprise ?


Deux cas de figurent sont à prendre en compte.


Logiciels développés par des non-salariés


Les logiciels peuvent être développés en interne, par un associé, ou en faisant appel à un freelance.

La loi accorde la propriété du code au développeur, dans les deux cas. Il conviendra donc de vous assurer que l’associé développeur ou le freelance ont bien signé avec l’entreprise un contrat de cession de droits conforme au droit français (de manière synthétique, il devra inclure les éléments suivants : liste des droits cédés, liste des utilisations autorisées, territoire de la cession, durée de la cession).

A défaut, le développeur ou le freelance pourrait revendiquer la propriété des développements à tout moment. L’utilisation du code par l’entreprise serait constitutif de contrefaçon.


Logiciels développés par des salariés


Par exception au droit d’auteur, les logiciels développés par les salariés appartiennent automatiquement à l’entreprise.

Dans ce cas, aucune action n’est nécessaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site.


Qui est propriétaire des contenus réalisés par l’entreprise ?


Par contenu, il est entendu les textes, les œuvres visuelles (logos, infographies, etc), les vidéos, les œuvres sonores, ainsi que toute œuvre protégée par le droit d’auteur.

Les contenus développés par les associés, les freelances et les salariés appartiennent tous au salarié.

Pour les associés et freelances, il sera également nécessaire de rédiger un contrat de cession de droits.

Dans le cas du salarié, une clause du contrat de travail pourra jouer le même rôle. En revanche, il sera nécessaire de bien identifier les œuvres concernées. Les clauses cédant les droits d’auteur de manière générale ne sont pas valables.


Qui est propriétaire des marques de l’entreprise ?


La marque appartient à la personne qui l’a déposée.

Si la marque a été déposée par l’entreprise elle-même, elle en est propriétaire.

Si la marque a été déposée par un associé, celui-ci devra soit en transmettre la propriété (via un contrat de cession de marque) ou le droit d’exploitation (contrat de licence) à l’entreprise. Ces contrats peuvent avoir un impact fiscal si la marque a été exploitée avant leur conclusion.


Qui est propriétaire des brevets développés au sein de l’entreprise ?


Le régime applicable aux brevets est similaire au régime des marques pour les inventeurs non-salariés.

Des règles spécifiques ont toutefois été prévues pour les salariés. Trois régimes sont applicables aux inventions de salariés :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant à ses fonctions, ou si une mission spécifique a été lui a été confiée et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle lui appartient mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Qui est propriétaire des dessins et modèles réalisés au sein de l’entreprise ?


Dans tous les cas, le dessin ou modèle appartient à la personne qui l’a réalisé, indépendamment du dépôt. En conséquence, quel que soit le statut de cette personne, et quel que soit le déposant, il est nécessaire de signer un contrat de cession de droits à l’entreprise.

Il est donc fondamental de vous assurer que vous êtes bien propriétaire de tout ce qui est développé par votre entreprise.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans la protection de votre propriété intellectuelle.




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Le dépôt d’une marque de retail – Spécificités du choix des produits et services


Choisir la liste de produits et services désignés lors du dépôt d’une marque est un processus complexe qui nécessite de comprendre le fonctionnement de la classification de Nice. Un mauvais choix est en effet susceptible d’avoir un impact qu’il n’est pas toujours possible de rattraper, des années plus tard.

Une marque destinée à être utilisée par une enseigne qui commercialise des produits de tiers ne doit pas viser les mêmes produits et services qu’une marque qui commercialise des produits sous son nom propre.

En raison du principe de spécialité des marques, il convient de déposer la marque dans les catégories de la classification de Nice qui correspondent à l’activité réelle de l’entreprise.


Comment fonctionne la classification des marques et le choix des produits et services ?


La classification de Nice est composée de 45 classes, permettant de protéger tout l’éventail de produits et services existants.

De manière très simplifiée, les classes disponibles lors du dépôt de marque sont séparées en deux catégories :

  • Les classes visant les produits fabriqués et commercialisés, en nom propre, sous la marque (classe 1 à 34).
  • Les classes visant les services commercialisés sous la marque (classes 35 à 45).

Si des produits sont fabriqués et commercialisés par le titulaire de la marque sous son nom propre, il conviendra de protéger les produits visés par les classes de 1 à 34 qui correspondent.

A l’inverse, si la marque est une marque de services, il n’est pas nécessaire de protéger les produits des classes 1 à 34, mais uniquement les services correspondant dans les classes 35 à 45.

Il est important de ne pas se contenter des libellés proposés par la classification et l’INPI, et d’établir un listing personnalisé pour le dépôt de la marque. Cela permettra d’assurer une protection complète et adéquate de votre activité. Le choix de libellés génériques pourra vous être opposé comme trop générique et diminuer la protection de votre marque.


La problématique spécifique du choix des produits et services pour une marque destinée à la distribution de produits de tiers (« Retail »), en classe 35


Les marques de retail sont source de nombreuses confusions en matière de dépôt de marque.

Les déposants qui souhaitent exercer leur activité dans ce domaine sont souvent tentés de protéger des produits des classes 1 à 34, en visant les produits de tiers commercialisés sous leur enseigne. Par exemple une marque qui souhaite commercialiser des vêtements de tiers aura tendance à choisir la classe 25.

En réalité, la classe 35 est la plus adaptée à cette activité. En effet, la vente de produits de tiers est considérée comme un service.

En conséquence, il est nécessaire de déposer la marque en visant la vente au détail ainsi que la liste de produits commercialisés au sein de l’enseigne (dans notre exemple « Vente au détail de tee-shirts, chaussettes, etc »).

Par ailleurs, la simple mention de la vente au détail n’est pas suffisante si elle ne précise pas la liste des produits vendus. Ce libellé serait en effet considéré comme trop générique et susceptible d’accorder une protection trop importante.

Le dépôt d’une marque visant des produits ne protègera pas correctement l’activité de vente au détail.

Quel que soit le type de marque envisagé, il est dans tous les cas préférable de se faire conseiller avant de commander une recherche d’antériorités à l’INPI dans des classes non pertinentes ou de déposer votre marque, afin de disposer d’une protection adéquate. Cela permettra d’économiser des frais de nouveau dépôt et limitera le risque.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous assister pour la recherche d’antériorités et le dépôt de votre marque. N’hésitez pas à nous contacter.




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La procédure d‘opposition devant l’INPI en matière de marque


Si vous avez déjà déposé une marque, vous avez certainement déjà entendu parler de la procédure d’opposition. Êtes-vous toutefois informés de son fonctionnement ?


Comment se déroule la procédure d’opposition de marque devant l’INPI ?


La procédure d’opposition est ouverte contre tous les dépôts de marque française effectués auprès de l’INPI, pendant une période de deux mois à compter de la publication de la marque au BOPI.

Cette opposition peut-être effectuée sur la base d’une marque antérieure française, de l’Union Européenne ou internationale visant la France.

L’opposition est soumise à un coût de 325 euros, à régler par l’opposant lors de l’opposition.

Une fois l’opposition déposée, le déposant de la marque contestée en est informé et dispose d’un délai pour transmettre ses observations.

Un projet de décision est ensuite transmis aux deux parties, sur lequel des observations peuvent être déposées dans un délai d’un mois.

En l’absence d’observation déposée au cours du délai, le projet de décision devient définitif. Si des observations ont été déposées, l’INPI pourra les prendre en compte pour amender son projet, sans que cela ne soit toutefois garanti.

L’INPI doit prendre sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de l’opposition.

Il est alors possible d’interjeter appel de la décision auprès d’une des dix Cour d’Appel compétentes en matière de marque, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’INPI.


Comment argumenter le mémoire d‘opposition à une marque devant l’INPI ?


L’argumentaire d’opposition contient deux parties : la comparaison des produits et services, et la comparaison des signes. Une identité ou similitude entre les marques au sein de l’une des parties peut être compensée par une forte différence au sein de l’autre partie.


La comparaison des produits et services de la marque


La première consiste en une comparaison des produits et services de la marque antérieure et de la marque déposée.

Les produits ou services identiques doivent être identifiés.

Il en va de même pour les produits ou services similaires, mais il conviendra dans ce cas d’expliquer en quoi les produits ou services sont des synonymes ou complémentaires. Il est également possible de comparer des produits ou services de classes différentes dans la mesure où ils pourraient raisonnablement être fournis de manière complémentaire.

Une présentation sous forme de tableaux est souvent retenue dans un souci de clarté.


La comparaison des signes des deux marques


Une fois les produits ou services comparés, il conviendra de comparer les signes.

Si les signes sont en tous points identiques, la comparaison est simple dès lors qu’il n’y a pas à démontrer un quelconque risque de confusion. Il suffira alors d’argumenter que le signe est identique sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.

Si les signes sont similaires (une petite différence justifiant la qualification de similitude et non d’identité), il est nécessaire de démontrer que le second signe créé un risque de confusion au sein du public.

Il convient alors de comparer les marques sur trois plans :

  • Visuel : les préfixes ou suffixes sont-ils identiques ? Les différences sont-elles minimes ? L’ordre est-il le même ? Les éléments graphiques sont-ils ressemblants ?
  • Phonétique : les phonèmes sont-ils les mêmes ? Dans le même ordre ?
  • Conceptuel : les concepts des deux marques sont-ils identiques ? Il est également possible d’intégrer des éléments extérieurs (extraits de sites web, documents commerciaux, etc) pour renforcer l’argumentation.

Il est également utile de rechercher la jurisprudence de l’INPI pour des oppositions similaires, afin de trouver des décisions qui vous sont favorables.


Le mémoire d’opposition en défense


La structure est similaire en défense. Toutefois, il conviendra de prendre en compte l’argumentaire adverse afin de répondre à tous les points soulevés.


Conclusion


Cette procédure est complexe et peut nécessiter l’assistance d’un professionnel du droit. N’hésitez pas à nous contacter.




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Je dispose de plusieurs marques similaires, comment dois-je les exploiter pour les protéger ?


Lorsque l’on dispose de plusieurs marques similaires, il est parfois difficile de toutes les utiliser lorsqu’elles ne recouvrent pas chacun un produit spécifique.

Au delà de cette problématique opérationnelle se cache une question juridique importante.

Il s’agit de la « famille de marque » : plusieurs marques partageant un même élément distinctif sont-elles liées juridiquement ?

L’usage d’une seule marque de la famille de marque est-il suffisant pour protéger toute la famille de marque de la déchéance ?

Avant toute chose, il convient de rappeler ce qu’est la déchéance de marque et la famille de marque, avant de conclure qu’il est bien nécessaire d’utiliser chaque marque de la famille.


Définition de la déchéance de marque pour défaut d’exploitation


Le titulaire de la marque se doit d’exploiter la marque pour les produits et services qu’elle couvre.

A défaut d’exploitation, il s’expose à une procédure dite de déchéance pour défaut d’exploitation de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »

De manière très simplifiée, cet usage doit être fait à titre commercial, dans la vie des affaires, et non à titre strictement interne ou dans un but symbolique (Arrêt Ansul – CJCE – 11 mars 2003).

En conséquence, en cas de non-exploitation d’une marque au cours des cinq années précédant la procédure de déchéance, le titulaire de la marque peut perdre ses droits sur la marque pour les produits et services non-exploités.

Il convient de noter que les droits ne seront pas perdus sur l’intégralité de la marque mais uniquement sur les produits et services visés au cas par cas.

Cette procédure a pour objectif d’éviter de privatiser un signe alors qu’il n’est pas utilisé. Elle protège la liberté du commerce.

Il est donc nécessaire de s’assurer de bien exploiter sa marque si l’on souhaite en garder le contrôle et ne pas s’exposer à un risque si un tiers décide d’exploiter le même signe pour des produits / services non exploités.


Définition de la famille de marque


Le concept de famille de marque aurait pu être une bonne solution afin de limiter ce risque de déchéance.

La notion de famille de marque existe depuis 2007 et un arrêt Bainbridge de la CJUE.

La jurisprudence indique que des marques sont considérées comme faisant partie d’une famille de marque si elles reprennent le même élément distinctif.

En conséquence, le public pourrait considérer que toute marque utilisant cet élément distinctif fait partie de la même famille de marque, ce qui peut provoquer une confusion si les entreprises qui les utilisent ne sont pas apparentées.

Les marques déposées par une même entreprise répondent souvent à ce critère, si elles incluent par exemple la dénomination sociale ou le nom commercial de l’entreprise suivi d’un nom de produit.

Certains se sont donc demandés si l’usage d’une marque de la famille, ayant atteint un certain degré de notoriété, ne suffit pas à faire obstacle à la déchéance des autres. Cette solution est intéressante car elle permettrait de limiter l’investissement marketing à une seule marque.


La preuve d’exploitation de chaque marque de la famille de marque pour éviter la déchéance


L’arrêt Rintisch de la CJUE du 25 octobre 2012 a douché cet espoir :

« l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque, dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même famille. »

Cet arrêt a été transposé en droit français par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016.

En conséquence, il est désormais impossible de se réfugier derrière l’exploitation d’une marque principale pour prouver l’usage de toutes ses marques.

La marque qui est utilisée doit être identique à la marque déposée pour la protéger contre la déchéance. Seule la preuve d’exploitation d’une marque identique à celle qui a été déposée est acceptable.

A titre d’exemple :

  • Vous disposez des marques « Blabla », « Blabla2 », « Blabla3 », « Blabla4 ».
  • Vous n’utilisez que la marque « Blabla » mais souhaitez continuer à pouvoir utiliser les autres marques.
  • Le seul usage de la marque « Blabla » ne suffira pas à protéger les autres marques de la déchéance.
  • Il conviendra d’utiliser, dans la vie des affaires, les marques « Blabla2 », « Blabla3 » et « Blabla4 ».

Si vous disposez de plusieurs marques, il conviendra donc de toutes les exploiter afin d’éviter de perdre l’usage d’une d’entre elles.

Cette exploitation doit être sérieuse et dans la vie des affaires. Par exploitation sérieuse, il est entendu un usage pour mettre des produits ou services dans le commerce, qu’il s’agisse d’un usage publicitaire ou du nom d’un produit / service.

Cette solution est sage car elle permet d’éviter les stratégies de dépôt de toute une famille de marque dans une stratégie d’obstruction de la concurrence.

Il convient de tenir compte de cela si vous souhaitez déposer plusieurs marques pour maximiser votre stratégie de protection. En cas de dépôt de marque, sauf s’il d’un dépôt défensif pour éviter qu’un tiers ne puisse utiliser une marque pendant 5 ans, il est nécessaire de l’utiliser pour votre activité.




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Le droit de priorité en matière de dépôt de marque


Déposer une marque nécessite de prendre plusieurs décisions : type de marque déposée (verbale ou figurative), choix des classes, choix des produits et services, mais également choix du pays visé.

Cette dernière question est celle qui nous intéresse dans cet article.

Bien évidemment, dans un premier temps, il convient de faire un choix entre le dépôt d’une marque française, d’une marque communautaire ou d’une marque internationale.

La marque française ne porte que sur le territoire français, alors que la marque communautaire vise l’entier territoire communautaire. La marque internationale est plus spécifique dès lors que le déposant doit choisir entre les pays du système de Madrid, ceux-ci procédant ensuite à un examen individuel du dépôt.

Si le choix effectué lors du dépôt ne vous convient finalement pas (par exemple en déposant une marque française alors qu’une marque communautaire aurait été plus judicieux), ou si vous souhaitez étendre celui-ci, il est possible de se rattraper et de disposer d’une « seconde chance ».

En effet, le système de la priorité permet de déposer une marque identique dans un deuxième pays, tout en bénéficiant de la date de dépôt de la marque première, dans un délai de six mois à compter du dépôt d’origine. Il convient toutefois de clarifier le fonctionnement du délai de priorité ainsi que ses effets.


Qu’est-ce que le droit de priorité ?


Infographie droit de priorité en matière de marques

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L’Article 4 de la Convention d’Union de Paris (transposé à l’Article L712-12 du Code de la Propriété Intellectuelle) prévoit que toute personne ayant déposé une marque dans un pays signataire dispose d’un délai de six mois à compter du dépôt, pour faire une demande de priorité dans un autre pays signataire.

Cette marque seconde disposera de la même date de dépôt que la marque première, de manière rétroactive.

Tous les pays visés s’assurent eux-mêmes du respect des conditions de forme et de fond par la marque déposée. En conséquence, la marque pourra être acceptée par un pays mais refusée par un autre, selon ses usages et sa propre politique d’enregistrement.

Les deux marques doivent être identiques en tous points : même forme verbale ou figurative, mêmes classes, mêmes produits ou services. En cas de différence entre les deux marques, il sera impossible de revendiquer le délai de priorité.

La revendication de la priorité doit avoir lieu lors du dépôt de la marque seconde, en donnant les preuves du dépôt (dans la majorité des cas, un certificat de dépôt).


L’effet de la priorité du dépôt sur les marques


Comme indiqué précédemment, les deux marques vont partager leur date de dépôt. Elles restent toutefois entièrement indépendantes et n’ont pas d’autre lien entre elles.

En conséquence, si une des marques n’est plus valide dans un pays (quelle qu’en soit la raison), ou est jugée contrefaisante sur ce territoire, l’autre marque restera en vigueur dans son propre pays.

Par ailleurs, la durée de protection de la marque seconde débute à la date de priorité et non à la date réelle du dépôt. En conséquence, le délai de 10 ans est décalé de quelques mois.


Que se passe t’il si un tiers dépose ma marque pendant la période de priorité ?


L’objectif du droit de priorité est essentiellement défensif. La marque bénéficiant de la priorité ne peut pas être utilisée pour agir en contrefaçon contre un usage effectué par un tiers entre le dépôt des deux marques liées.

Toutefois, si un tiers dépose une marque identique ou similaire à la marque bénéficiant de la priorité, pendant le délai de priorité, il sera possible d’en demander la nullité ou de s’y opposer.

En effet, la marque du tiers ne constituera pas une antériorité opposable dès lors que la date de dépôt de la marque seconde est placée de manière rétroactive à la date de dépôt de la marque première.

Cette solution donne une puissance conséquente au droit de priorité dès lors que même si le tiers n’avait pas à rechercher l’existence d’une marque identique ou similaire dans un autre pays, il peut se voir opposer sa date de dépôt.

Il est assez rare de rencontrer cette situation, en pratique.


Un atout financier et opérationnel


La priorité est en réalité un atout qui permet à un déposant de mettre en place une stratégie financière et opérationnelle de dépôt. Elle permet notamment de réduire les coûts en priorisant un dépôt rapide dans un pays clé, puis en l’étendant dans des pays secondaires mais imports par la suite. Par ailleurs, les déposants peuvent également commencer une implantation dans un pays puis faire le choix de déposer la marque si cela est pertinent.

Il ne faut donc pas hésiter à profiter du système de la priorité, qui ouvre des options intéressantes pour les déposants.